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Trade Secrets: cosa cambia con la nuova direttiva europea

di Gabriele Faggioli e Cecilia Ciarrocchi

19 Ott 2017

L’8 giugno 2016 è stata adotta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea la Direttiva UE 2016/943 sulla “protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”,

Dopo anni di discussione, è stata adottata la Direttiva UE 2016/943, che ha l’obiettivo di tutelare e proteggere il know-how e le informazioni commerciali riservate, meglio declinati come “segreti commerciali” o “trade secrets”. Con l’adozione della Direttiva, l’Unione europea ha voluto, da una parte, introdurre una specifica protezione dei segreti commerciali, dall’altra introdurre un incentivo efficace agli investimenti a livello europeo per quanto attiene all’acquisizione, all’ utilizzo e alla divulgazione del know-how riservato.
È infatti evidente il messaggio che emerge dai “considerando” iniziali delle Direttiva, secondo cui le imprese europee, soprattutto le piccole-medie imprese (PMI), investono notevolmente nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale, incentivando capacità innovativa, ricerca e sviluppo. Tuttavia, nel far ciò le stesse imprese necessitano di una maggiore tutela per garantire la riservatezza del know-how e delle informazioni commerciali, che sono alla base della competitività delle imprese, nonché essenziali per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa (considerando nn° 1 e 2).

Una legislazione più omogenea

È l’assenza di una protezione adeguata ed efficace nel quadro giuridico dell’Unione europea, comparabile e omogenea in tutta l’Unione, a indebolire gli incentivi alle attività innovative transfrontaliere e a scoraggiare un uso efficace dei segreti commerciali, atti ad accrescere la crescita economica e l’occupazione. Difatti, nonostante l’accordo intercorso a livello internazionale sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS, promosso dall’Organizzazione mondiale del commercio – WTO, approvato a livello europeo, ma anche dall’Italia, nel 1994), le legislazioni degli Stati membri risultano ancora oggi notevolmente disomogenee in ordine alla protezione dei segreti commerciali, alle misure e procedure contro l’acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti degli stessi da parte di presunti violatori. Sulla base di questi rilievi l’Unione europea è intervenuta, attraverso lo strumento legislativo, per armonizzare le legislazioni nazionali, allo scopo di non indebolire le norme pertinenti presenti in alcuni Stati a causa dell’assenza di norme adeguate in altri Stati, e incentivare l’allocazione adeguata ed efficiente dei capitali delle imprese europee, che altrimenti sarebbero utilizzati per adottare misure di protezione dei segreti commerciali adeguate per compensare l’assenza di rimedi idonei in altri Stati membri.

 

Gli aspetti rilevanti della direttiva

La Direttiva si articola in quattro Capi, il primo dei quali è riferito all’“oggetto e all’ambito di applicazione”. Tra le definizioni viene individuato il concetto di “segreto commerciale”, inteso quale insieme di informazioni che soddisfano i seguenti requisiti: segretezza, nel senso che le informazioni non sono generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione, valore commerciale (sia effettivo che potenziale) derivante dalla segretezza e devono essere informazioni sottoposte a misure protettive adeguante da parte del titolare legittimato a mantenerle segrete. In tal modo il legislatore europeo ha perimetrato il concetto di segreto commerciale, escludendo dalla definizione le informazioni trascurabili, l’esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nello svolgimento del lavoro nonché le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili.

Il dettaglio della normativa

Nel Capo II della Direttiva, con gli articoli 3 e 4, sono delineati i casi in cui l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali sono leciti (art. 3) o illeciti (art. 4). Nel primo deve farsi rientrare l’ipotesi in cui l’acquisizione del segreto commerciale avvenga mediante “osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni […]”. Con tale previsione il legislatore europeo ha quindi preso posizione sull’attività del reverse engineering (cosiddetta ingegneria inversa), che permetterebbe a chi ha acquisito lecitamente il prodotto di venire a conoscenza in maniera lecita delle informazioni o del know-how sottesi. È quanto affermato infatti al considerando 16 della Direttiva, secondo il quale “nell’interesse dell’innovazione e della concorrenza, le disposizioni della […] direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali”. Tutto ciò naturalmente se non diversamente concordato contrattualmente dalle Parti.
All’articolo 4 invece sono elencati i casi in cui l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione di segreti commerciali debbano ritenersi illeciti, indicando ad esempio l’accesso non autorizzato, l’appropriazione o la copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali ecc. nonché la violazione di accordi di riservatezza o di obblighi contrattuali.
Ciò che tuttavia rileva nel Capo II della Direttiva è sicuramente l’articolo 5, che chiude con una serie di eccezioni a quanto fin qui definito. Il legislatore, infatti, sottolinea che all’atto del recepimento normativo della Direttiva gli Stati membri dovranno garantire che la richiesta di tutela ai sensi della Direttiva dovrà essere respinta nel caso in cui la presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti nell’esercizio del diritto di libertà di espressione e d’informazione (lett. a) o anche per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita, a condizione che chi ha agito lo abbia fatto per proteggere l’interesse pubblico generale (lett. b). In quest’ultimo caso, infatti, è stata data rilevanza al cosiddetto whistleblowing, inteso quale strumento legale avente lo scopo di divulgare un’informazione in maniera tempestiva al fine di denunciare una situazione irregolare o illegale.

La tutela della riservatezza

Infine, il Capo III è dedicato alle “Misure, procedure e strumenti di tutela”, divise tra quelle provvisorie e cautelari che intervengono nei confronti del presunto autore della violazione, a tutela del proprietario del segreto commerciale violato, e quelle che saranno adottate a seguito di decisione giudiziaria. Elemento di novità introdotto dalla normativa europea che merita di essere menzionato è, inoltre, la tutela della riservatezza dei segreti durante i procedimenti giudiziari, che ha come obiettivo quello di incentivare il ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei segreti commerciali.  Infine, merita attenzione anche l’articolo 14, inerente il risarcimento del danno subito a causa di un comportamento illecito nei confronti del detentore del segreto. Per determinare l’importo sarà necessario tener conto di tutti gli elementi pertinenti, quali il lucro cessante subito dal detentore, i profitti economici eventualmente realizzati dall’autore della violazione, nonché gli eventuali danni morali arrecati al detentore.

Il recepimento in Italia

Ai sensi dell’articolo 19 della Direttiva gli Stati membri, tra cui anche l’Italia, dovranno recepire la normativa inerente la protezione e tutela dei segreti commerciali entro il 9 giugno 2018.
Il Parlamento italiano sta discutendo, in questi ultimi mesi, il testo di delega al Governo per il recepimento di alcune direttive europee (nell’ambito della “Legga di delegazione europea 2016”), tra le quali anche la Direttiva UE 943/2016, il cui disegno di legge è stato approvato in prima lettura in Senato il 2 agosto 2017 e trasmesso alla Camera in prima lettura.
Nel disegno di legge, all’articolo 15, è previsto che nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali della Direttiva stessa anche ulteriori princìpi e criteri specificati direttamente dal Parlamento, tra cui in particolar modo:

• apportare al Codice della proprietà industriale (d.lgs n. 30/2005) le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;

• prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l’efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva.

Restiamo pertanto in attesa di quanto spetterà al Governo rispetto al recepimento della Direttiva sulla tutela dei segreti commerciali, che dovrà tenere in considerazione l’ampia tutela delle informazioni aziendali, già normata dagli articoli 98 e 99 del Codice di proprietà industriale.

Gabriele Faggioli e Cecilia Ciarrocchi

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